High on (sugar) drugs

Veel mensen zullen ze vast wel eens hebben gegeten: Skittles, de kleine ronde gekleurde snoepjes. In de Verenigde Staten ligt echter het risico op de loer dat je door nietsvermoedend een zakje Skittles open te maken, ineens een drugsgebruiker wordt. In de Verenigde Staten legaliseren steeds meer staten recreatieve cannabis. In cannabis zit het stofje THC (dit staat voor: tetrahydrocannabinol) en om dit binnen te krijgen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van zogenoemde ‘edibles’. Dit zijn bijvoorbeeld brownies of snoepjes, zoals Skittles, waar het stofje THC in zit verwerkt. Deze snoepjes zijn de reden dat grote snoepmerken in de Verenigde Staten, waaronder Mars Wrigley, bedrijven die cannabissnoepjes maken aanklagen. Zij zijn namelijk van mening dat er inbreuk wordt gemaakt op hun intellectuele eigendomsrechten en zij stellen dat de namaakproducten ervoor kunnen zorgen dat mensen, met name kinderen, per ongeluk drugs binnenkrijgen. In de Verenigde Staten is het Intellectuele Eigendomsrecht wat anders geregeld dan in Nederland, maar wat als we hier aan de hand van het Nederlandse Intellectuele Eigendomsrecht naar zouden kijken. Zouden deze verpakkingen (zoals onderstaande) in Nederland op grond van het merkenrecht zijn toegestaan?

Voorbeeld van een verpakking van ‘normale’ Skittles (boven) en de namaakverpakking met Skittles waar THC in zit (onder).

Het Nederlandse merkenrecht

In Nederland kunnen merken worden ingeschreven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE). Merken kunnen worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder woorden, waaronder namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen of verpakkingen van producten en geluiden. Hieraan zitten echter twee voorwaarden verbonden. Ten eerste moeten deze tekens geschikt zijn om de producten of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Daarnaast moet het mogelijk zijn de tekens op zo’n manier in het register van het BBIE op te nemen, dat duidelijk is waarvoor de bescherming precies geldt. Mars Wrigley heeft voor Skittles bijvoorbeeld verschillende beeld- en woordmerken ingeschreven in het register.

Inbreukcriteria

Een merkhouder kan tegen bepaalde vormen van merkgebruik optreden. Deze criteria zijn genoemd in artikel 2.20 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Uit dit artikel volgt onder andere dat de houder van een merk kan optreden wanneer er sprake is van gelijke (identieke) tekens voor dezelfde waren of diensten (sub a). Het gaat hier om de zogenoemde namaakproducten.

In het geval van de verpakking van de Skittles met THC gaat het vermoedelijk om dit inbreukcriterium. De waren waar het in dit geval om gaat zijn etenswaren en meer specifiek snoepgoed. Daarnaast is het woordmerk ‘Skittles’ op beide verpakkingen vrijwel identiek. Enkel de zwarte contouren op de ‘normale’ verpakking ontbreken gedeeltelijk op de namaakverpakking. Ook de regenboog met Skittles en de grijze achtergrond komen overeen. Als wat beter naar de verpakking wordt gekeken, zijn uiteindelijk wel een aantal verschillen te zien. Zo staan op de achtergrond meerdere kleine wietplantjes, een waarschuwing en getallen die aangeven hoeveel THC er in de snoepjes zit.

Bij dit inbreukcriterium geldt wel dat er afbreuk gedaan moet worden aan één van de functies van het merk. De belangrijkste functie van het merk is de herkomstfunctie, maar inmiddels heeft het Hof van Justitie meerdere merkfuncties onderscheiden zoals de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie. Wanneer er geen sprake zou zijn van een afbreuk aan één van de functies van het merk, dan zou het gebruik toch toelaatbaar zijn. Betoogd kan worden dat in dit geval afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie. Bij deze functie gaat het erom dat de herkomst van het product wordt gewaarborgd. Dit houdt in dat als een consument producten ziet die van een bepaald merk zijn voorzien, hij erop mag vertrouwen dat deze producten afkomstig zijn van dezelfde onderneming en dat die onderneming verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de producten. Met de verpakking wordt de suggestie gewekt dat de Skittles met THC van de onderneming Mars Wrigley, de merkhouder van Skittles, afkomstig is. Hieruit voortvloeiend kan ook de investeringsfunctie in het geding komen. Skittles is een snoepmerk en met name kinderen eten deze snoepjes. Zij willen daarom niet worden geassocieerd met drugs. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat consumenten afzien van het kopen van de ‘normale’ snoepjes.

Bekend merk

Mochten de drugs-Skittles niet als dezelfde waren als de originele Skittles worden beschouwd, dan zou via een andere weg kunnen worden onderbouwd dat sprake is van inbreuk op het merk. Nu Skittles een bekend merk is, zou ook kunnen worden gekeken naar de grond die is opgenomen in sub c van artikel 2.20 BVIE. Hierbij gaat het om identieke of overeenstemmende tekens, maar deze hoeven niet voor dezelfde waren of diensten te worden gebruikt. Bij dit inbreukcriterium worden een drietal situaties onderscheiden. In het geval van de Skittles met THC zou het gaan om de situatie waarbij afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk Skittles. Het snoepmerk wil namelijk niet uitdragen dat het achter drugsgebruik staat en de toevoeging van THC aan Skittles kan een negatieve invloed hebben op het imago van het merk. Een kanttekening hierbij is wel dat het merk de schade die het leidt moet aantonen en dat kan erg lastig zijn. Daarnaast is vereist dat het gevaar bestaat dat het namaakproduct de associatie opwekt met het merk waarop inbreuk wordt gemaakt. Daar is in dit geval sprake van, nu er bij het zien van de verpakking van de Skittles met THC direct de associatie wordt gewekt met het snoepmerk. Met name het woordmerk Skittles springt immers snel in het oog.

Op basis van het Nederlandse merkenrecht is het al met al zeer aannemelijk dat met de geestverruimende nep-Skittles inbreuk wordt gemaakt op het merk Skittles. Waarschijnlijk zou de gelijkenis tussen Skittles en de variant met THC al tot de conclusie leiden dat sprake is van inbreuk. Mocht dat niet het geval zijn, dan zou via de route van reputatieschade aan een bekend merk kunnen worden betoogd dat er inbreuk is. De kwestie speelt echter niet in Nederland, maar in de Verenigde Staten. Daar is het nu afwachten of de aanklacht daadwerkelijk in een rechtszaak zal uitmonden. Vergelijkbare zaken in het verleden eindigden steevast in een schikking, waarbij de (kleinere) inbreukmakende partijen de productie van de drugssnoepjes staakten. Amerikanen die high willen worden terwijl het lijkt of ze een onschuldig kindersnoepje eten, zullen er dus snel bij moeten zijn.