HvJ EU inzake Coty/Amazon: een gemiste kans?

In een prejudiciële zaak tussen tussen Coty en Amazon heeft het Hof van Justitie van de EU (hierna: ‘HvJ EU’) onlangs uitspraak gedaan. De vraag was of Amazon aansprakelijk kon worden gesteld voor het opslaan van parfumflesjes die inbreuk op een merkrecht maken, zonder van desbetreffende inbreuk af te weten. Het ging om parfumflesjes van het merk Davidoff die door een derde werden verkocht op www.amazon.de. Van uitputting was geen sprake, aangezien de flesjes niet met toestemming van de merkhouder in het Europese verkeer waren gebracht. Op verzoek van Coty (de merkhouder) heeft Amazon de parfumflesjes die op naam stonden van de derde-verkoper aan hen opgestuurd. Bij ontvangst bleek dat er zich onder deze levering flesjes bevonden die niet afkomstig waren van de derde-verkoper, maar wel zonder toestemming in het verkeer waren gebracht. Amazon kon niet verklaren waar deze flesjes vandaan kwamen.

Passieve dienstverlener: geen merkenrechtelijke inbreuk

Op grond van artikel 9 van de EU Verordening 2017/1001 heeft de houder van een Uniemerk het recht om ‘het gebruik’ van haar teken door iedere derde te verbieden. De verwijzende rechter geeft in casu duidelijk aan dat Amazon in het hoofdgeding de betrokken waren niet zelf te koop heeft aangeboden. Hij stelt nadrukkelijk dat alleen de derde-verkoper voornemens is de waren aan te bieden of in de handel te brengen. Bijgevolg maakt Amazon in het hoofdgeding niet zelf gebruik van het teken in het kader van hun eigen commerciële communicatie. [1] Een passieve dienstverlener – zoals de verwijzende rechter Amazon categoriseert – kan dus geen merkenrechtelijke inbreuk plegen. Het HvJ EU benadrukt dat slechts een actieve gedraging, alsook een rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat van het merk, kan leiden tot ‘een gebruik’ in de zin van de verordening. [2]

Informatieplicht online dienstverlener

De uitspraak op zichzelf is niet heel verrassend en in lijn met eerdere, vergelijkbare jurisprudentie van het HvJ EU. [3] Interessant is echter dat de verwijzende rechter de activiteit van Amazon ten onrechte als passief heeft neergezet. Zowel Coty als de A-G hebben het HvJ EU erop gewezen dat Amazon in werkelijkheid veel actiever is dan in het hoofdgeding naar voren komt. Aangezien het HvJ EU slechts de voorgelegde vraag behandelt, kan zij geen uitspraak doen over de aard van de rol van Amazon als dienstverlener. Het HvJ EU biedt wel een uitkomst aan merkhouders die zich in een vergelijkbare situatie bevinden. In overweging 48 geeft het HvJ EU de mogelijkheid om – wat betreft de flesjes waarvoor geen derde-verkoper is aan te wijzen – Amazon op grond van haar informatieplicht aansprakelijk te stellen. [4]

Tot slot

Dit zou betekenen dat indien Amazon geen derde-verkoper aanwijst, zij aansprakelijk kan worden gesteld voor inbreukmakende producten in haar opslag. Dit biedt een uitweg voor de merkhouder om bij een dergelijk platform een schadevergoeding te verhalen. Bovendien dient het als drukmiddel voor bedrijven zoals Amazon om de gegevens van externe leveranciers nauwkeurig bij te houden. Hierbij is irrelevant of een dienstverlener actief of passief is. Zij zal in elk geval in staat moeten zijn om aan te kunnen tonen waar de inbreukmakende producten vandaan komen. Ondanks de gemiste kans vanwege de ongelukkige formulering, lijkt me dit toch een relatief bevredigende uitkomst voor de merkhouder. Met deze uitspraak geeft het HvJ EU namelijk meer duidelijkheid over het aansprakelijk stellen van platforms voor inbreukmakende producten en zet het bedrijven als Amazon aan het denken. Dus ook al heeft Amazon deze strijd gewonnen; het gevecht is nog lang niet voorbij.

[1] Zie overwegingen 34 en 47.

[2] Zie overweging 37.

[3] Zie bijvoorbeeld, HvJ EU, L’Oréal and Others, C-324/09

[4] Artikel 8 Handhavingsrichtlijn