Hoe beoordelen rechters inventiviteit in een innovatief tijdperk?

Op 17 juni 2020 heeft de rechtbank Den Haag een zaak gewezen betreffende het octrooirecht. Het ging in die zaak tussen Sisvel en Oppo c.s., een Chinees consumentenelektronica- en telecommunicatiebedrijf, bekend van zijn smartphones (en Wiko c.s., tevens een bedrijf dat smartphones ontwerpt en verkoopt). Sisvel beheert wereldwijd diverse intellectuele eigendomsrechten op onder meer draadloze communicatie en is onder andere houdster van het Europese octrooi EP 536 voor een ‘Data transmission in radio system’. Sisvel stelt dat er inbreuk wordt gemaakt op haar octrooi. Oppo stelt zich echter op het standpunt dat niet is voldaan aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit, zodat de octrooien van Sisvel nietig zijn. De rechtbank gaat hierin mee. Conclusies 4 en 8 van het octrooi zijn niet inventief, omdat het inventiviteit ontbeert ten opzichte van Ericsson.[1] Omdat de zaak te complex en omvangrijk is om in detail te bespreken wil ik in deze blog helder in kaart brengen hoe de rechtbank tot de conclusie is gekomen of er wel of geen sprake is van inventiviteit.

Inventiviteit: de ‘problem-solution-approach’

Er gelden vier eisen voor octrooieerbaarheid.[2] Hier heb ik eerder over geblogd. Om aan de eis van inventiviteit te voldoen, dient een uitvinding zowel absoluut nieuw, gezien de stand van de techniek, als verrassend te zijn. Er is dus een verrassend element vereist. We zeggen daarom dat een uitvinding inventief is als deze voor de gemiddelde vakman een niet voor de hand liggende oplossing van een probleem heeft.[3]

De octrooieerbaarheid wordt op Europees niveau beoordeeld door een onderzoeker van het Europees Octrooibureau (hierna EOB). Door ervoor te zorgen dat de beoordeling van al die aanvragen zo objectief en voorspelbaar mogelijk plaatsvindt, heeft het EOB “Guidelines for Examination in the European Patent Office” uitgevaardigd. Hieruit volgt dat het EOB bij de beoordeling van de inventiviteit in de regel de zogeheten ‘problem-solution-approach’ (PSA) hanteert.[4]

De Guidelines leren dat de PSA drie stappen kent:

(i) het bepalen van de ‘meest nabije stand van de techniek’;

(ii) het vaststellen van het ‘objectieve technische probleem’ dat het octrooi beoogt op te lossen, en;

(iii) beoordelen of de door het octrooi geclaimde oplossing op grond van de meest nabije stand van de techniek en het objectieve technische probleem voor de vakman voor de hand liggend is.

De Nederlandse rechter maakt bij de beoordeling van de inventiviteit regelmatig gebruik van dit hulpmiddel, zo ook in onderhavige zaak. Hier had de rechter als vakman aangemerkt een ingenieur op het terrein van telecommunicatie die in staat is om de standaarden te begrijpen en deze te implementeren.

Meest nabije stand van de techniek

In de zaak heeft de rechter bepaald dat het ingebrachte document, geschreven door Ericsson, als uitgangspunt moet worden genomen voor de meest nabije stand van de techniek. Een uitvinding dient namelijk inventief te zijn ten opzichte van ieder document uit de relevante stand van de techniek dat een reëel uitgangspunt voor de gemiddelde vakman is om tot de uitvinding te kunnen komen. Na bestudering van dit document werd duidelijk wat de verschilmaatregel (de geoctrooieerde verbetering) en het objectieve technische probleem was. Hier ga ik in dit blog niet verder op in.[5] De rechter was er uiteindelijk van overtuigd dat de vakman in Ericsson, voor het geformuleerde objectieve technische probleem, zonder enige inventieve arbeid uitkomt op de combinatie die Sisvel had geoctrooieerd. Hiermee is de verschilmaatregel niet inventief, waardoor de geclaimde uitvinding in zijn geheel inventiviteit ontbeert.

Alternatieve hulpmiddelen voor beoordeling inventiviteit

De PSA is slechts een mogelijke benadering. Andere methodes zijn denkbaar. Een voorbeeld is de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 17 april 2013.[6] Daarnaast leert het arrest Leo Pharma v Sandoz dat een dergelijke hoofdrol niet altijd is weggelegd voor de PSA.[7] Het is daarom alleen maar een hulpmiddel om de beslissing of een vinding wel of niet voor de hand liggend was op een uniforme en geobjectiveerde wijze te kunnen nemen.

Conclusie

Deze uitspraak toont aan dat de rechtbank er niet voor terugschrikt om een complex octrooi te vernietigen. Het lijkt immers vrij moeilijk om iets zinnigs te zeggen over de inventiviteit van een uitvinding naarmate deze complexer wordt. Dit maakt mijns inziens nogmaals duidelijk hoe belangrijk het is dat de rechter in het intellectueel eigendomsrecht (in de zin van het octrooirecht) zich voortdurend dient te ontwikkelen op gelijke voet met innovatie.

[1] Dit is een ingebracht document getiteld ‘Comparison of Link Quality Control Strategies for Packet Data Services in EDGE’ van Ericsson et al, een conference paper gepubliceerd tijdens een conferentie gehouden van 16-20 mei 1999. De verdediging wist de rechtbank ervan te overtuigen dat het Sisvel-octrooi niet inventief was in de rechtszaak, door aan te tonen dat de geoctrooieerde verbetering voor de hand lag conform de publicatie van Ericsson die enkele maanden voor de indieningsdatum van het octrooi werd gepubliceerd.

[2] Er moet sprake zijn van een uitvinding. Deze uitvinding moet nieuw, inventief en toepasbaar zijn.

[3] art. 52 lid 1 en art. 56 EOV; art. 2 lid 1 en 6 ROW.

[4] Guidelines, Part G, Chapter VII.

[5] Zie voor meer context wat betreft de verschilmaatregel en het objectieve technische probleem, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ‘Bijblad bij De Industriële Eigendom, nummer 3 – juli 2020 – jaargang 88’, Octrooicentrum Nederland.

[6] Rb. Den Haag 17 april 2013, BIE 2013/84, p. 353, IEF 12580 (GSK/Mylan).

[7] HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2900 (Leo Pharmaceutical Products / Sandoz).