De Tijger wint van de Giraf

Waar de rechtbank Rotterdam onlangs oordeelde dat het bij de Lidl verkochte biermerk Kordaat geen merkinbreuk maakt op Kornuit van Grolsch, is begin deze maand door de rechtbank Gelderland geoordeeld dat de Girafnootjes van Intersnack wél inbreuk maken op de Tijgernootjes van Frito-Lay. Het is de tweede uitspraak in een merkenstrijd die in korte tijd de media haalt.

Inbreukmakende Girafnootjes

Frito-Lay is sinds 1993 fabrikant van de Tijgernootjes van Duyvis. Deze bekende borrelnootjes bestaan uit een pinda met een krokant jasje. Het ‘tijger’-gedeelte zit ‘m nou juist in deze krokante buitenkant. Deze bestaat namelijk uit twee lagen met verschillende kleuren, waarvan de binnenste laag bij verhitting sterker uitzet dan de buitenste laag. De binnenste laag breekt hierdoor door de buitenste laag heen en zo ontstaat er een geschakeerd patroon op de nootjes.

Intersnack produceert sinds 2015 Girafnootjes en deze worden verkocht bij  de Aldi. Volgens Frito-Lay maakt Intersnack met de Girafnootjes zelf, de naam ‘Girafnootjes’ en de verpakking inbreuk op de merkrechten van Frito-Lay.

De rechtbank Gelderland heeft geoordeeld  dat de naam ‘Girafnootjes’ en de verpakking niet onrechtmatig zijn. Ten aanzien  van de nootjes is er wel sprake van merkinbreuk. De productie en de verkoop van Girafnootjes is per direct verboden.

Samengesteld merk

Volgens de rechtbank is ten aanzien van de merken van Frito-Lay geen sprake van een kleur- of vormmerk – waar strengere geldigheidscriteria voor gelden – maar van een samengesteld merk, omdat de combinatie van de kleuren in het geschakeerde uiterlijk op de ronde nootjes wordt geclaimd en niet alle elementen los van elkaar.

Pech voor Intersnack, want dat betekent dat de strengere criteria hier niet van toepassing zijn. Onder het vernieuwde Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, dat op 1 maart 2019 in werking is getreden, is dit een ander verhaal. In artikel 2.2bis lid 1 sub e van dit verdrag is namelijk het volgende van merkinschrijving uitgesloten:

i. de vorm die, of een ander kenmerk dat, door de aard van de waren wordt bepaald;

ii. de vorm van de waren die, of een ander kenmerk van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;

iii. de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft.

Onder de vernieuwde wetgeving gelden de strenge criteria dus voor alle soorten merken, niet alleen voor vormmerken.

Nog meer pech voor Intersnack. De vernieuwde wetgeving is in deze zaak niet van toepassing. Enkele weken voor deze Tijgernootjes-uitspraak heeft het Hof van Justitie beslist dat het nieuwe BVIE niet van toepassing is op merken die zijn ingeschreven vóór de inwerkingtreding van de vernieuwde wet.

Nieuw jasje

Nu alleen het uiterlijk van de Girafnootjes inbreuk maakt op de Tijgernootjes, zou Intersnack alleen de productie van de nootjes hoeven aan te passen – waardoor een ander uiterlijk ontstaat – om geen inbreuk meer te maken. Of Intersnack de verpakking en de naam ‘Girafnootjes’ zal wijzigen, is nog niet bekend. Aangezien de naam en de verpakking geen inbreuk maken, hoeft dit in principe niet aangepast te worden. Mijns inziens verschillen deze zaken dusdanig – zeker na aanpassing van de nootjes zelf  - dat er geen verwarring bij het publiek zal ontstaan.

Aan de andere kant is het misschien wel verstandig om de verpakking en de naam te veranderen om eventuele toekomstige geschillen met Frito-Lay te voorkomen. Frito-Lay is immers van mening dat deze zaken op onrechtmatige wijze overeenstemmen. De rechtbank Gelderland ziet dit weliswaar anders, maar of dit ook voor het gerechtshof zou gelden, is natuurlijk nog maar de vraag.

Vernietiging nootjes?

De vordering tot vernietiging van de Girafnootjes is toegewezen. De rechtbank heeft echter ruimte gelaten voor een alternatieve bestemming voor de nootjes, mits hierover overeenstemming is tussen de partijen. Intersnack heeft laten weten de nootjes niet te willen weggooien, omdat ze het onethisch vindt om goed voedsel te vernietigen. Voor een dergelijk standpunt heb ik alleen maar lof. De nootjes moesten uiterlijk 10 april jl.  uit de schappen zijn gehaald, maar het is nog niet bekend wat er vervolgens zal gebeuren met de partij Girafnootjes die eigenlijk vernietigd zou moeten worden. Het zou inderdaad zonde zijn de nootjes simpelweg in de prullenbak te gooien. Wellicht kunnen Frito-Lay en Intersnack het erover eens worden de lading nootjes te schenken aan bijvoorbeeld voedselbanken?